Il marchio registrato: tutto quello che c’è da sapere

Fonte normativa e definizione:

Il codice della Proprietà Industriale, ossia il D.lgs. legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indentifica il marchio come uno dei segni distintivi che viene depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi, ossia il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano. Il marchio registrato consente un uso esclusivo del nome, del logo ecc. per dieci anni, rinnovabile alla sua scadenza per i decenni successivi, identificando con assoluta certezza la provenienza dei beni o dei servizi da una determinata fonte imprenditoriale e/o commerciale.

Decorrenza della tutela legale esclusiva:

Il diritto esclusivo decorre dalla data di deposito, ossia dal momento in cui viene presentata la domanda e vengono pagate le relative tasse di concessione governativa, al fine di poter beneficiare di un uso esclusivo del segno distintivo per i beni e/o servizi rivendicati, ossia per le singole attività del proprio core-business, per tutti i servizi a sostegno e a corredo dell’attività, che vanno dalla promozione, alla diffusione, alla comunicazione ecc.

Una volta depositato il marchio, prima l’iter d’esame, poi quello di pubblicazione ed, infine, quello di concessione, definiranno e formalizzeranno la suddetta tutela legale esclusiva per il singolo Paese d’interesse, con l’emissione del relativo certificato/attestato, con anche poi la possibilità di estendere la tutela in ambito comunitario e/o internazionale.

Finalità del segno distintivo ed il requisito d’uso:

La funzione essenziale svolta dal segno distintivo è quella di consentire ai consumatori di poter distinguere, con assoluta esattezza, la fonte d’origine dei beni e/o dei servizi realizzati, per contraddistinguere le caratteristiche/qualità di un prodotto rispetto ai quelli dei concorrenti sul segmento di mercato. La validità esclusiva del segno distintivo è legata all’uso concreto che ne verrà fatto in commercio, per la serie il marchio registrato potrà essere oggetto di decadenza per mancato uso, a cura dei terzi soggetti, dopo i 5 anni dall’avvenuto deposito/registrazione, qualora lo stesso non sia stato effettivamente usato in commercio dal titolare legittimamente riconosciuto dall’Ufficio Marchi.

A tal proposito, segnaliamo che, a livello italiano o europeo, qualora richieste, sarà sufficiente presentare le cosiddette prove d’uso (dati di fatturato, materiale promo-pubblicitario, presenza e diffusione sui canali social ecc.), qualora un terzo soggetto opponga il mancato uso in commercio del segno distintivo, mentre negli Stati Uniti sarà necessario presentare anche degli Affidavit, ossia delle dichiarazioni giurate, allegando le etichette dei prodotti commercializzati, i vari campioni del packaging utilizzato ecc. Qualora si dichiari il falso negli Affidavit, c’è il rischio concreto di subire delle sanzioni penali, come la reclusione in carcere, oltre la rischio di perdere per sempre la legittimazione esclusiva sul segno distintivo.

L’utilizzo dei corrispondenti simboli:

Non sono previste delle sanzioni concrete sia per il mancato uso del simbolo ™, ossia trademark, che attesta l’avvenuto deposito, sia il simbolo ®, ossia marchio registrato, infatti, non abbiamo notizia dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie per tali violazioni.

D’altro canto, si consiglia di utilizzare graficamente i suddetti simboli sia nel proprio website, sia nei propri canali social, dove la comunicazione risulta prevalente e dove l’immagine dell’azienda risulta veicolata al grande pubblico.

I simboli in questione attestano, a livello pratico, il diverso status procedurale della domanda di marchio ossia, il simbolo ™, ossia trademark, attesta che ci troviamo nella fase d’esame, mentre il simbolo ® attesta l’avvenuta concessione del segno distintivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano.

La falsa attestazione dei suddetti simboli, ossia decidere di accostarli graficamente al proprio nome, al proprio logo ecc., in mancanza dell’effettiva avvenuta registrazione, potrebbe comportare un danno d’immagine di non scarso rilievo, infatti, una volta scoperti, s’ingenererebbe nei consumatori la convinzione che la fonte imprenditoriale in questione comunica dei falsi ed ingannevoli messaggi agli utenti, con conseguenze perdita delle quote di mercato.

Quale marchio registrare per ottenere una tutela italiana

Le strade da percorrere sono due, una registrazione diretta nazionale oppure una registrazione comunitaria, vediamo le differenze:

Registrare un marchio nazionale diretto conviene a chi abbia il proprio mercato e la propria clientela concentrata solo in Italia, senza la prospettiva di allargare nel corso degli anni avvenire il proprio business anche all’estero. Di conseguenza, l’investimento decennale italiano risulterà quello più adatto alle proprie esigenze imprenditoriali. In aggiunta, il marchio italiano potrà costituirà “la base” per un prossimo ed eventuale marchio internazionale, visto che la normativa, ossia l’Accordo ed il protocollo di Madrid, consentono di accedere allo strumento internazionale solo a coloro che abbiano già depositato un marchio di base, come appunto quello italiano.

Registrare un marchio comunitario, invece, conviene a tutti coloro che abbiano un bacino d’utenza più esteso, anche solo in prospettiva. Di conseguenza, l’investimento comunitario da affrontare si rivelerà ottimale per questi soggetti, visto e considerato che, al proprio interno, si potrà beneficiare anche di una tutela esclusiva in Italia, senza la necessità così di dover duplicare i costi con due distinte e separate attività, ossia prima l’investimento italiano e, poi, quello comunitario.

I requisiti di validità del segno distintivo

Il marchio registrato, per poter essere oggetto di una valida registrazione, deve soddisfare i seguenti requisiti previsti dalla normativa, ossia:

novità: non devono essere già presenti dei marchi anteriori, depositati e/o registrati, che risultino identici e/o simili al segno distintivo d’interesse;

capacità distintiva: il segno distintivo non deve risultare generico e/o descrittivo, ad esempio richiamare i connotati e/o le qualità e/o le caratteristiche di un prodotto, oppure delle denominazioni che sono entrate nel linguaggio comune dei consumatori;

liceità: il segno distintivo non dovrà essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e alla morale corrente che evolve di giorno in giorno, quindi, tale requisito andrà contestualizzato alla data d’effettivo deposito del segno, visto che la morale corrente si modifica rapidamente nel corso del tempo. Inoltre, non dovranno essere presenti delle indicazioni false o mendaci che possano confondere il consumatore sulla provenienza/origine dei prodotti e/o servizi.

Chi può tutelare un segno distintivo

Chiunque, persona fisica e/o giuridica, dotato o meno di partita iva, oppure colui che non intenda farne un uso diretto perché, magari intende dare in licenza il segno distintivo ad un terzo soggetto. Di conseguenza, non è obbligatorio avere una corrispondente attività d’impresa per poter registrare un segno distintivo. E’ possibile registrare un segno con il solo scopo di cederlo poi ad un terzo soggetto, dietro il versamento di un corrispettivo, oppure anche solo a titolo gratuito.

Cosa si può registrare e cosa non si può:

Non tutti i segni distintivi possono essere registrati con successo, infatti, oltre ad aver previamente condotto una ricerca per le banche dati, per identità e per similitudine, si dovrà scegliere tra quei segni rappresentabili graficamente, ossia:

• Le denominazioni (una o più di una);
• I disegni o loghi o immagini;
• Le lettere, magari elaborate e personalizzate graficamente;
• Le cifre, anch’esse personalizzate graficamente il più possibile;
• La forma o le confezioni dei prodotti, in virtù di un marchio tridimensionale;
• I suoni ed i colori, sebbene risulta complessa ottenere la registrazione degli stessi.

Al tempo stesso, non risultano accettabili dall’Ufficio Brevetti Marchi:

• Quei segni distintivi che contengano stemmi, emblemi;
• Denominazioni geografiche che devono essere lasciate al libero uso della collettività;
• I ritratti delle persone, senza che si abbia ottenuto il loro previo consenso o che possano ledere la fama o il decoro delle suddette persone;
• Le denominazioni generiche e/o descrittive;

Procedura ed iter di registrazione di un marchio italiano

Si può procedere con un deposito telematico, essendo previamente accreditati presso l’UIBM e disponendo della firma digitale, quindi si potrà compilare il modulo elettronico, disponendo della pec per tutte le eventuali comunicazioni che si dovessero inoltrare/ricevere. In alternativa, si potrà beneficiare dell’ausilio della Camera di Commercio, dove poter compilare la modulistica, pagare i diritti camerali di Euro 40, la marca da bollo da Euro 16 e ricevere, infine, il modello F24 per versare in Banca i diritti di concessione governativa. In tale ipotesi, si effettuerà un deposito “al buio”, visto e considerato che la previa ricerca per le banche dati viene svolta tramite i software specializzati degli studi specializzati, quindi, si dovrà affrontare un certo margine di rischio che la domanda possa essere rifiutata dall’UIBM.

L’iter di registrazione si caratterizza dalle seguenti fasi procedurali:

• Ricezione dei documenti: vale a dire vengono inviati e presentati all’Ufficio Brevetti e Marchi che ne attesta il corretto ricevimento;

• Verifica formale: ossia si controlla che le tasse siano state integralmente pagate, che il modulo sia stato regolarmente compilato con tutti i dati sensibili, che tutte le pagine siano state debitamente sottoscritte dal richiedente e/o dall’eventuale depositante delegato ecc.

• Esame sostanziale: la domanda viene confrontata sulla base dei requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale, ossia la presenza del requisito di liceità, della capacità distintiva, mentre non viene eseguito un vero e proprio controllo sulla novità del marchio, ossia sulla presenza di marchi anteriori identici/simili, già registrati a cura di terzi soggetti.

• Pubblicazione: qualora l’esame formale e sostanziale dovesse dare esito positivo, la domanda verrà poi pubblicata sul bollettino marchi e soggetta, eventualmente, alle opposizioni dei terzi soggetti, qualora si dovesse ritenere che la stessa viola i marchi anteriori già depositati/registrati. Trascorrono tre mesi per questa fase, in mancanza di eventuali opposizioni presentate da terzi soggetti il marchio verrà formalmente concesso. Si tratta di una procedura amministrativa caratterizzata dallo scambio di memorie difensive e di replica, al cospetto di un esaminatore incaricato che deciderà la vertenza. L’opposizione si potrà concludere con il rigetto della nuova domanda di marchio, oppure con l’accoglimento della stessa.

• Concessione: in mancanza di rilievi, l’UIBM emetterà il numero di registrazione, emettendo anche il relativo certificato/attestato. L’intero iter amministrativo comporta l’attesa di molti mesi, solitamente dodici, visto l’ingente mole delle pratiche da dover esaminare. Una volta concesso, si potrà ufficialmente inserire il simbolo ®, che attesta l’avvenuta registrazione del segno distintivo.

Procedura ed iter di registrazione di un marchio comunitario

L’ufficio competente a livello comunitario è l’EUIPO, con sede ad Alicante, in Spagna, presso il quale ci si dovrà rivolgere per depositare l’unica richiesta, con una validità per tutti gli attuali n. 28 Paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna inclusa, fino a quando gli effetti della Brexit non ne formalizzeranno l’uscita dal marchio comunitario.

Il marchio comunitario risulta uno strumento legale ottimale sia per l’investimento da sostenere, visto e considerato che le tasse risultano forfettarie (Euro 850, Euro 900, Euro 1.050, per una, per due o per tre classi merceologiche da rivendicare), grazie ad una convenzione tra gli Stati aderenti, sia per l’unicità della procedura amministrativa da adottare, per poter conseguire una tutela legale esclusiva decennale, rinnovabile alla sua scadenza.

Come succede per l’ambito italiano, anche l’EUIPO non svolge un vero e proprio esame sul requisito di novità del marchio, di conseguenza, le eventuali opposizioni dei terzi soggetti potranno essere depositate nel corso del trimestre di pubblicazione del nuovo marchio depositato.

La procedura di deposito viene espletata online, previo accreditamento sul portale comunitario, consigliamo sempre di avvalersi di uno studio professionale specializzato, infatti, l’individuazione e la conseguente selezione delle diciture accettabili delle varie classi merceologiche comporta una perfetta conoscenza delle stesse, per non ritrovarsi poi con una tutela erronea del segno distintivo.

A conclusione della procedura, verrà rilasciato l’attestato che potrà essere inserito anche sui propri canali social, website, ecc., per attestare l’avvenuto conseguimento della tutela legale esclusiva.

L’EUIPO offre anche un sevizio di alert per i titolari del marchio registrato, vale a dire notifica la presenza dei nuovi marchi identici/simili che dovessero essere depositai a cura dei terzi soggetti. In questa maniera, si avrà la possibilità di depositare un’eventuale opposizione, per impedirne la registrazione, entro i termini previsti di legge.

Quali soluzioni/strumenti per tutelare il proprio marchio

Una volta conseguito il deposito, senza dover necessariamente aspettare la data di registrazione, sarà possibile tutelare il proprio marchio, qualora si verifichino episodi di plagio o di contraffazione da parte di terzi soggetti. In buona sostanza si potrà:

• Inviare una lettera di diffida, tramite un professionista specializzato, per contestare il terzo soggetto per l’indebito ed illegittimo uso del proprio segno distintivo. Solitamente tale rimedio risulta rapido ed efficace, oltre che economico, ecco perché suggeriamo di monitorare sempre il proprio segmento di mercato per potersi attivare celermente;

• Richiedere dei provvedimenti cautelari (sequestro, inibitoria ecc.), presso il tribunale delle Imprese, per poter celermente bloccare le iniziative imprenditoriali del contraffattore e limitare così al massimo il danno economico-commerciale che si sta subendo sul segmento di mercato;

• Depositare una causa di merito, per ottenere il risarcimento dei danni economici, i danni d’immagine (danno emergente e/o lucro cessante), per compensare, quantomeno economicamente il danno subito. Ovviamente tempi della vertenza non sono brevi, ecco il previo esperimento della richiesta cautelare risulta strategica ed immediatamente efficace per colui che lamenta una contraffazione.

Le fattispecie configurabili sono diverse, dagli atti di concorrenza sleale che possono essere messi in atto (art. 2598 c.c.), all’agganciamento parassitario, allo sviamento della clientela ecc., ognuna di tali fattispecie merita un attento esame ed una valutazione su come poter intervenire con successo.

I costi per poter tutelare il proprio segno distintivo sono ricompresi tra le poche centinaia di Euro, ad esempio per inviare una lettera di diffida, passano alle due/tre mila Euro, per poter richiedere un provvedimento cautelare, fino ad arrivare ad alcune migliaia di Euro, per poter intentare una causa di merito, vista la complessità del procedimento da affrontare. Ovviamente, investire nell’eventuale contenzioso giudiziario dovrà essere ponderato con estrema attenzione con l’ausilio del proprio professionista di fiducia, per poter valutare al meglio il rapporto costi-benefici per il proprio segno distintivo.

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