Ricerche d’anteriorità e verifica marchio registrato

Riceviamo molte richieste da parte di numerosi utenti su questa tematica, spesso e volentieri sottovalutata e, quindi, fonte di numerosi equivoci. Infatti, registrare un marchio “al buio” risulta estremamente pericoloso, per la mole dei marchi già tutelati a cura dei terzi soggetti, quindi, il rischio di ricevere delle obiezioni e delle contestazioni risulta piuttosto concreto.

Perché una ricerca d’anteriorità sui marchi?

La verifica preliminare, condotta tramite le banche dati dei marchi e dei loghi, consente di conoscere lo status attuale di un marchio, ossia la presenza di anteriorità pertinenti o meno che potrebbero pregiudicare la registrazione di un marchio. Per quanto l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano non effettui un reale esame d’anteriorità, ossia non verifichi d’ufficio la presenza di marchi simili già registrati e, quindi, di fatto, non sollevi obiezioni, l’introduzione del regime delle opposizioni consente a tutti i terzi soggetti, titolari di marchi depositati/registrati, di depositare una formale opposizione durante la fase di pubblicazione.

Conviene fare una ricerca d’anteriorità?

La risposta risulta certamente affermativa, infatti, chiunque vorrebbe conoscere previamente se andrà incontro o meno a dei possibili rilievi ministeriali, se riceverà o meno delle opposizioni da parte di terzi soggetti, per il solo fatto che nessuno gradisce rimettere in un secondo momento le mani nel portafoglio! Di conseguenza, risulta decisamente consigliabile effettuare una previa ed approfondita indagine, prima di decidere se procedere o meno con al registrazione marchio, sebbene la previa ricerca non sia un’attività obbligatoria, ma pur sempre facoltativa. Indubbiamente, la ricerca d’anteriorità comporta dei costi aggiuntivi da dover sostenere per gli utenti, che si sommano ai costi della registrazione, d’altro canto riteniamo, che ottimizzare il possibile investimento, unico su base decennale ed il fatto che si tratti di un’attività una tantum, possa valer la pena!

Qui di seguito, trovate un tipico esempio di marchi altamente similari, che potrebbero entrare in conflitto tra di loro:

Come si può constatare, le uniche differenze riguardano gli aspetti cromatici, per il resto l’aspetto grafico, quello visivo (la comune dicitura “Vincenzo”), risultano esattamente identici. La somiglianza, ad esempio quella fonetica (ossia la pronuncia di denominazioni similari), quelle letterali (ossia visive), quelle concettuali (ad esempio la corrispondente traduzione nella lingua straniera della stessa denominazione) e quelle grafiche (ad esempio il logo, la stesso ordine dei colori utilizzati), possono rendere il marchio “anticipato”, vale a dire passibile di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore, che gode della previa data di deposito o di registrazione.

Dove condurre la ricerca d’anteriorità ed i database pubblici

Una delle tipiche osservazioni che ci vengono fatte dagli utenti che ci contattano è quella di aver condotto già una ricerca su Google e che non è risultato nulla di rilevante e pertinente, ossia nulla che possa impedire di registrare marchio. Purtroppo, il motore di ricerca non fornisce delle informazioni scientifiche e mirate sui marchi, visto e considerato che le uniche fonti attendibili alle quali poter fare riferimento sono i registri marchi in ambito nazionale e comunitario. Infatti, da Google non è possibile conoscere se il marchio sia stato registrato o meno, se risulti ancora valido, oppure scaduto, per quali classi merceologiche risulti effettivamente tutelato, in pratica tale tipologia di ricerca sui motori di ricerca risulta estremamente fuorviante e poco attendibile. Di conseguenza, si potrà quantomeno ed inizialmente consultare le banche dati pubbliche messe a disposizione dall’UIBM e dall’EUIPO, per potersi fare un’idea, quantomeno indicativa sullo status del marchio d’interesse. Segnaliamo che lo stesso professionista specializzato che conduca una ricerca tramite le banche dati pubbliche potrà fornire un parere di massima, certamente non completo, non definitivo e, quindi, puramente indicativo.

Qui di seguito e, per conoscenza, i links per poter accedere alle suddette banche dati pubbliche, quella italiana e quella dell’Unione Europea:

https://www.uibm.gov.it/bancadati/

https://euipo.europa.eu/eSearch/

La ricerca tramite le banche dati private

Alcuni studi legali specializzati sono abbonati alle banche dati private dei marchi e dei loghi, come ad esempio:https://clarivate.com/compumark/it/

Si tratta di un servizio specialistico, che si basa su un software specializzato, ovviamente a pagamento che consente scientificamente di “scandagliare” tutti i registri marchi, quello italiano, quello comunitario ecc., consente di individuare con estrema esattezza tutti i risultati pertinenti e permette una disamina ed una consulenza estremamente precisa e dettagliata. Ovviamente, usufruire di tale servizio incide sul quanto costa registrare un marchio, tale attività, ripetiamo facoltativa, è solitamente quantificabile in Euro 400, per la serie la possibile spesa una tantum può consentire agli utenti di ottimizzare, una volta per tutte, il possibile investimento decennale sul proprio marchio, vita natural durante. Il suddetto servizio, altamente performante, non ha margine d’errore, starà poi all’abilità del professionista che lo adotta elaborare la conseguente e mirata strategia per il deposito del marchio d’interesse.

Come comportarsi qualora emergano marchi identici/simili al proprio?

Certamente l’ausilio del database privato dei marchi e dei loghi consente di prevedere le problematiche, adottare degli escamotage legali e, poi, personalizzare la strategia di deposito, ovviamente ogni situazione è diversa dall’altra, per la serie il professionista specializzato dovrà poi fornire la consulenza sulle specifiche chances di registrazione, in buona sostanza non è detto che si possa sempre registrare il marchio d’interesse, perché magari la presenza d’anteriorità pertinenti, già tutelate da terzi soggetti, potrebbero impedire la registrazione del proprio marchio, con la conseguente perdita dell’investimento. In tale ipotesi, il consiglio è quello di valutare di adottare, magari, un logo, ossia un parte figurativa, oppure, come extrema ratio, valutare di orientarsi verso un diverso marchio, trovandone magari un altro di proprio gradimento estetico. In ogni caso, tale attività deve essere sempre ponderata e decisa, in accordo con le valutazioni legali di un professionista di fiducia, il quale possa suggerire i possibili scenari. L’Ufficiobrevettimarchi resta a Vostra disposizione per fornirVi delle consulenza mirate e dettagliate per il caso di Vostro interesse.

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