Registrazione di un marchio: come e perché conviene farlo

Da dove iniziare:

La registrazione di un marchio d’impresa passa per tutta una serie di verifiche iniziali, attività queste di fondamentale importanza per garantire che la richiesta venga poi accolta, una volta che verrà formalmente presentata presso il Ministero dello Sviluppo Economico, vediamo quali sono:

• Il marchio è uno strumento di tutela legale previsto dal Codice della Proprietà Industriale, quindi, le previsioni di legge dovranno essere tutte ugualmente soddisfatte, i cosiddetti requisiti da adempiere, per evitare di ricevere delle obiezioni e contestazioni;

• il marchio non dovrà essere contrario al buon costume, ossia alla morale corrente prevista sia a livello nazionale sia a livello internazionale, visto e considerato che il marchio verrà presumibilmente esteso in diversi territori esteri. Inoltre, il marchio dovrà essere originale, dotato di capacità distintiva e lecito, ossia non contrario all’ordine pubblico;

• l’ottenimento della brand-identity potrà risultare decisiva per un operatore sul mercato, quindi, prima di costituire una società presso un Notaio, si dovrebbe verificare anche la contemporanea disponibilità del nome di dominio e della denominazione/ragione sociale, per ottenere una perfetta coincidenza di tutti i singoli elementi identificativi di un’attività d’impresa;

• oltre che dotato di un appeal commerciale, il marchio dovrà essere innovativo, per non confondersi con il trend grafico oramai consolidato tra gli operatori presenti da tempo nel segmento di mercato, occorre cioè differenziarsi in maniera netta, più un marchio risulterà “strano”, più avrà delle chances di successo per imporsi e risultare vincente;

• condurre sempre e comunque una previa ricerca di similitudine per le banche dati, possibilmente private e non pubbliche, per avere il quadro completo dei risultati pertinenti, tale attività risulta spesso sottovalutata, rappresenta invece il miglior investimento possibile per ottenere il riconoscimento del proprio marchio;

• la ricerca della classificazione merceologica dovrà essere condotta da esperti professionisti, visto e considerato che le diciture tra le quali districarsi risultano numerose, cambiano nel corso degli anni, risultano non facilmente individuabili dai non addetti ai lavori, possono fare la differenza tra un marchio completo nella sua tutela rispetto ad uno parziale e limitato;

• Mentre a livello nazionale e comunitario, sarà possibile rivendicare più classi merceologiche, depositando la stessa domanda di marchio, ottimizzando così anche il relativo investimento, ci sono Paesi extra-europei, dove risulta ancora necessario procedere tramite depositi monoclasse, ossia un marchio per ogni singola classe merceologica, con degli inevitabili maggior dispendi economici da dover sostenere;

• L’apporto creativo di un grafico professionista può risultare decisivo per la tutela di un marchio registrato, infatti, la standardizzazione grafica è la prima strada per l’omologazione e per essere relegato ai margini del segmento di mercato.

Come presentare la domanda di deposito

– Aspetti formali ed amministrativi:

La modulistica della registrazione marchio è scaricabile dal sito ministeriale, in formato editabile, in base alla qualifica del richiedente si potrà scegliere il modulo adatto alle proprie esigenze. Quest’ultima potrà essere spedita al Ministero per posta cartacea, compilata telematicamente, oppure depositata presso la Camera di Commercio locale, oppure avvalersi di uno studio professionale specializzato che si occupi della stessa. Quest’ultima è certamente la soluzione più onerosa, per quanto concerne il quanto costa registrare un marchio, ma indubbiamente quella che garantisce l’esito favorevole della pratica, visto e considerato che lo Studio legale se ne assumerà la completa responsabilità professionale.

• La domanda dovrà contenere:

• Il Modulo adatto alle proprie esigenze(clicca QUI): 1 originale è sufficiente, sul quale andrà apposta la marca da bollo da Euro 16,00, da acquistare previamente in tabaccheria;

• La Camera di Commercio emetterà un Mod. F24, in triplice copia, da presentare per il pagamento presso una qualunque banca italiana, dove si abbia o meno per il proprio conto bancario. Il Mod. F24, con elementi identificativi, contiene gli estremi della domanda di deposito, una volta effettuato il pagamento inizieranno a decorrere gli effetti giuridici della tutela esclusiva;

• Versamento di Euro 40,00 per i diritti di segreteria camerali, da versare preferibilmente in contanti allo sportello;

• Lettera d’incarico del mandatario marchi o dell’avvocato che effettua materialmente il deposito della domanda (eventuale);

• Certificato di priorità, ossia il documento che attesta che la stessa domanda sia già stata depositata in precedenza presso un altro ufficio estero, del quale se ne richiede di beneficiare la data (eventuale). Tale documento viene spesso sottovalutato con gravi conseguenza sulla registrabilità del marchio;

• Qualora sia un proprio incaricato o rappresentante ad effettuare l’attività, sarà sufficiente presentare un atto di delega (eventuale), debitamente sottoscritto.

– Aspetti sostanziali della domanda:

• Compilare una domanda, significa aver ottenuto dei risultati positivi e confortanti dalla previa ricerca di similitudine; il “deposito al buio” di una domanda non è più consigliabile, per evitare di incorrere in azioni ufficiali emesse dal ministero;

• La rivendicazione delle diciture delle varie classi merceologiche comporta un esame, una selezione ed un’individuazione di quelli pertinenti e corrette, per tutelare effettivamente un marchio che risulti conforme al proprio core-business;

• L’elaborazione di una personalizzata e previa strategia di deposito, possibili estensioni estere in Paese europei ed extra-europei potrà fare la differenza tra un investimento ottimizzato ed uno penalizzato.

L’esame della domanda

Esaminiamo i singoli e distinti step procedurali durante l’attività di deposito di un marchio:

Ricevibilità: il dipartimento marchi verifica che l’apposita modulistica sia stata correttamente compilata, così come prevede l’art. 148 del C.d.I, vale a dire si verifica che il richiedente abbia fornito tutte le informazioni utili ed i dati necessari per poterlo identificare con assoluta certezza, la lista e la presenza delle diciture merceologiche esatte, accettate dalla classificazione internazionale di Nizza, la presenza dell’esemplare grafico del marchio, sia in formato/dimensione standard sia in formato ridotto, da applicare cioè nell’apposito riquadro presente sul modulo, la rivendicazione dei colori, sia descrivendoli sia menzionando il corrispondente codice pantone;

Esame formale: il dipartimento marchi verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI, vale a dire oltre ai requisiti già indicati in precedenza, l’atto di nomina del mandatario (qualora presente), che siano stati completati tutti i vari campi da valorizzare nel Modulo di domanda ecc.;

Esame sostanziale: il dipartimento marchi passa poi ad esaminare i requisiti sostanziali, ossia i cosiddetti impedimenti assoluti, tra i quali se sia possibile applicare le prescrizioni previste per il marchio collettivo (come prevede l’art. 11), qualora si inquadri la fattispecie del brevetto, del modello d’utilità, del disegno o modello, delle varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, si dovranno poi verificare la presenza dei relativi requisiti necessari. In buona sostanza, la domanda non dovrà presentare altri connotati ed altri requisiti presenti in altre fattispecie legali tutelate dal CPI;

Pubblicazione: terminato l’esame, formale e sostanziale del dipartimento marchi, si procederà con la pubblicazione del marchio sull’apposito bollettino, disponibile solitamente su base mensile, dove sarà reso di pubblico dominio per tutti i soggetti interessati la presenza di eventuali marchi simili al proprio. Tale bollettino viene raramente consultato dagli operatori che, quindi, finiscono per accorgersi della presenza di un marchio confliggente con il proprio, solo perché l’hanno notato su Internet, oppure solo perché risulta già visibile sul mercato in virtù dei prodotti commercializzati.

Osservazioni: il CPI concede la possibilità a chiunque di sollevare delle obiezioni sulla possibile registrabilità di un marchio, senza dover necessariamente essere parte in causa in un’eventuale procedura d’opposizione formale. Tali osservazioni potranno essere presentate entro la data di pubblicazione sull’apposito bollettino, dopodiché non saranno prese più in considerazione per le eventuali deliberazioni del dipartimento. Anche tale strumento risulta poco applicato ed utilizzato, perché scarsamente conosciuto, perché comporta un assiduo esame ed una conoscenza delle tempistiche previste dal CPI.

Opposizione: entro i tre mesi previsti dall’art. 176 CPI, i soli soggetti legittimati (ad esempio i titolari di marchi identici e/o simili) possono formalmente depositare una contestazione, per evitare che la nuova domanda di marchio venga accolta, depositando una memoria a sostegno delle proprie ragioni. Il titolare del marchio anteriore potrà replicare, depositando la propria memoria argomentativa, infine, l’opponente potrà ulteriormente replicare e rinnovare la richiesta di accoglimento della propria domanda di deposito;

Registrazione: l’ultimo step procedurale, a conclusione della fase di pubblicazione, prevede, l’accoglimento della domanda del registrare un marchio, vale dire si potrà emettere il relativo certificato/attestato, che viene inviato dal Ministero direttamente nella casella postale indicata nella modulistica, tramite l’invio di una PEC. In caso contrario, si dovrà richiederlo tramite il proprio mandatario marchi / avvocato specializzato che si è occupato della pratica di deposito.

Tempistica: purtroppo la tempistica non è prevedibile non assoluta certezza, visto l’ingente carico ministeriale delle pratiche in lavorazione, attualmente il tempo stimato per l’emissione del certificato è di circa 1 anno.

Il ritiro della domanda di marchio

Può accadere che durante il deposito della domanda di marchio giungano delle contestazioni, tramite ad esempio delle lettere di diffida, da parte di legali specializzati, ecco che si potrà anche valutare di ritirare la propria domanda di registrare marchio, per evitare l’avanzamento della procedura d’opposizione vera e propria, soprattutto quando se ne prevede il probabile accoglimento.

Qualora s’intenda procedere con il ritiro della propria domanda di marchio si dovrà:

• Compilare e depositare l’apposito modulo ministeriale, scaricabile dal sito dell’UIBM, applicando una marca da bollo da Euro 16,00. La richiesta riporta tutte le indicazioni per identificare il richiedente, i dati identificativi del marchio da ritirare;'

• Versare Euro 10 per i diritti di segreteria camerali per l’espletamento della richiesta.

A conclusione dell’attività di ritiro, viene rilasciato il verbale, attestante l’avvenuto deposito della richiesta, dopodiché il Ministero potrà comunicare con lettera che i diritti di concessione governativa potranno essere rimborsati, previa presentazione di un’apposita richiesta presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate. La tempistica di rimborso delle tasse versate per il deposito del marchio risulta piuttosto lunga, per la serie potrebbe comportare anche un’attesa di un paio di anni.

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